上海知识产权律所解答企业名称与商标冲突难题

　　一、立法背景

　　我国对于商号权的立法体例，将企业名称与商标权的冲突主要划分两种处理方式：

　　第一种：将他人知名商标注册为商号，并突出使用，纳入《商标法》第五十七条第一款第（七）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为进行规制。其直接司法解释依据是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，“将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”属于“给他人注册商标专用权造成其他损害的商标侵权行为”。

　　第二种：将他人有一定影响的企业名称、字号进行混淆性使用，纳入《反不正当竞争法》第六条第（二）项进行规制。如深圳市宝安区法院审理的“海康威视”商标侵权及不正当竞争案。[1]

　　该情形下，法律赋予该企业名称或字号的持有人享有在先商号或字号权。对此，《商标法》第三十二条，也针对将他人在先商号或字号权抢注为注册商标的行为，在先权利人可以据此提起商标异议和宣告无效。

　　对于权利冲突协调，除了《商标法》规定了商标异议和宣告无效救济外，《最高人民法院关于审理涉及知识产权权利冲突民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条也规定：在审理涉及注册商标等知识产权与企业名称字号冲突的案件中，对构成侵犯注册商标权或者不正当竞争等行为的，可以根据当事人的请求和具体案情，调解或者判决行为人变更或停止使用该企业名称字号。

 

　　二、司法实践的争议问题及建议

　　根据前述可知，我国的《商标法》和《反不正当竞争法》及相关的司法解释已经规定了相对完善的协调机制。结合上海知识产权律所多年办理相关案件，目前司法实践中对于比较特殊的情形，仍然没有形成统一的司法观点，值得探讨和研究，列举如下：

　　（一）将他人知名度较高的商标登记为企业名称，并整体突出使用，是否构成侵权

　　1.案情概要

　　原告广州阿道夫个人护理用品有限公司（以下称原告）的第8457568号“阿道夫”商标注册于2011年7月21日，阿道夫品牌经过十年来的广泛使用、宣传和销售，“阿道夫”商标相继获得2019年CCTV“新中国成立70周年70品牌”、2018年“中国美妆年度洗护品牌”、2019年“中国化妆品细分品类排行榜洗护发品类TOP1”、“京东超市双百亿俱乐部亿元品牌”、2018~2020年“中华品牌商标博览会金奖”等荣誉,并被列入2020年度广东省重点商标保护名录，足见阿道夫在中国境内已经占有较高的市场份额和品牌影响力。

　　原告发现，被告广州阿道夫化妆品贸易有限公司（以下称被告）答辩称于2017年4月10日注册成立，并在其经营销售的洗发乳液瓶身正面和背面标有“”图案，图案下方注明“广州阿道夫化妆品贸易有限公司授权”，其中“阿道夫”三字为黑色加粗大号字体。遂诉至法院。

　　被告辩称：根据提交企业登记信息检索资料显示，截至2017年11月21日，全国范围内以“阿道夫”作为企业字号的企业有38家，以此证明“阿道夫”与原告的“阿道夫”商标及“阿道夫”品牌洗发水不具有对应关系，在涉案产品上使用企业字号“阿道夫”不会引起消费者对商品来源产生混淆。

　　一审审理过程中，广州阿道夫化妆品贸易有限公司提交了其生产的侵权产品注明“广州阿道夫化妆品贸易有限公司授权”，但“阿道夫”三字未被加粗放大，企业全称整体字体大小一致，但放置在产品显著位置。对比图表如下：

　　2.争议焦点

　　对于被告就“阿道夫”三个字进行突出使用的侵权认定不存在争议。主要的焦点在于：广州阿道夫化妆品贸易有限公司在一审庭审过程中提交改成企业全称（整体字体大小一致）使用的侵权产品是否构成对原告阿道夫商标的侵害？

　　广州市越秀区人民法院审理后认为：因其在该产品上将企业名称放置于产品正面显著处，而非如通常产品将厂家或授权商家的名称放置于产品背面的产品信息说明处，广州阿道夫化妆品贸易有限公司也未能举证证实该使用方式符合行业惯例，且广州阿道夫化妆品贸易有限公司将其企业名称放置于“”标识的正下方，而该标识与第19025625号“”注册商标的近似度高，因此该行为仍属对企业名称的突出使用。[2]

　　3.律师建议

　　将知名商标品牌抢注为企业字号，进行混淆性使用的纠纷屡见不鲜，根据最高人民法院的司法解释，对于将注册商标抢注为字号进行商业使用仅限于对字号突出使用的方式时才构成商标侵权。而如果对企业全称字体大小一致的规范使用，根据信赖利益的原则，司法实践中一般认定为是对企业商号的合理使用。

　　上海知识产权律所认为，将企业全称使用在侵权产品上时，对“企业字号有无被突出使用”进行突破性的解释，即“企业字号有无被突出使用，不能仅考虑企业字号在形式上是否突出显著，更应考虑企业字号的使用是否会造成商品来源混淆”。例如上述案例，被告将企业名称“广州阿道夫化妆品贸易有限公司”置于与原告注册商标“”构成近似的“”图案下方，且企业名称含有字号“阿道夫”三字，与原告注册商标“阿道夫”相同，从整体上观察，消费者仍然会认为涉案产品来源于原告或与原告存在授权生产、商标许可使用等联系。因此被告将“广州阿道夫化妆品贸易有限公司”中的字号进行放大突显，但由于将该企业名称与原告知名商标呈上下排列地放置在显著位置，仍然构成对企业字号的突出使用，进而认定被告整改后的侵权产品仍然构成商标侵权。该案是法院对企业全称使用被认定为对字号突出使用的合理扩张解释和司法认定，对日后类似案件的处理具有积极指导意义。

　　进一步地，鉴于商标注册登记和商号注册登记的行政主体分离，导致知名商标和商号信息库的不同步，存在交叉检索的难度。对于驰名商标而言，已经建立了初步的企业名称预登记检索机制。但对于非驰名商标以外的大量知名商标品牌，由于省著名商标的废止，导致全国没有办法建立统一的知名商标保护名录。对此，广东省商标协会率先于2020年探索建立了广东省重点商标名录的《广东省重点商标保护名录管理规范-T/GDTA001—2020》，该规范的实施，对于广东省乃至全国范围内针对非驰名的在先使用且具有一定影响的商标纳入商号登记事先审查名单，具有重要的借鉴作用，建议相关的立法机构探索建立更为强保护的注册商标重点保护名录，作为企业名称预登记的审查机制，从技术上解决注册商标与商号的冲突问题。
 

　　（二）如何规制他人将知名度较高的商号抢注为境外企业名称并在中国境内使用

　　1.案例解读

　　由于中国香港公司和国外注册企业名称的审查机制相对较为宽松，这些年出现了大量在中国香港、英国、德国等注册登记与世界知名品牌基本雷同的企业名称，甚至还存在直接向国家知识产权局申请注册商标，被审查员误认为申请人是知名品牌企业而核准注册的情况。这类问题也是商号权与商标权冲突的典型问题。在民事案件中，针对侵权人通过境外登记企业名称，在中国境内进行混淆使用的行为，行界观点基本趋于一致，即认定构成不正当竞争。

　　如在广东三雄极光照明股份有限公司（以下称“原告”）诉被告中山市古镇虎宇五金灯饰厂、伊某（以下合并称“被告”）商标侵权及不正当竞争案中，[3]中山市第二中级人民法院认为：三雄极光公司在电子镇流器、灯具等产品上持续使用“三雄”“三雄极光”字号及商标，“三雄极光”亦被国家工商总局认定为驰名商标，三雄极光企业字号在全国范围内具有较高的知名度，受《反不正当竞争法》保护。

　　被告伊某为虎宇五金厂的投资人，通过在香港特别行政区设立三雄·极光（香港）国际照片有限公司，再授权其控制的被告五金厂使用的方式，以规避我国对企业注册的审查，从而间接达到其擅自使用内地知名企业名称字号的目的，造成相关公众对商品产生误认，据此构成不正当竞争。

　　据此，对于将国内知名商号或商标到境外注册为企业名称，再授权中国境内的实体进行使用，虽然规避了我国对企业名称注册管理的审查，但本质上仍然符合《反不正当竞争法》第六条第（二）项的构成要件，法院可以视情况予以认定。

　　2.律师建议

　　对于境外恶意注册企业名称在中国境内进行混淆性的问题，如果仅从司法程序进行滞后性的遏止，似乎不足以从根本上解决企业名称注册登记源头的域外规避问题。据此，上海知识产权律所建议通过立法的方式对于行为不具有正当理由到域外登记与中国驰名商标或知名企业字号相同或近似的企业名称，应当赋予监管部门对其登记股东或发起人进行行政处罚的权力，并通过社会监督举报的方式发挥有效的监督作用。此外，还可以通过签订国际合作条约，在条约国内互相共享知名企业字号和驰名商标的名录，作为所在国注册登记企业名称主动审查的限制或禁用名称。

 

　　三、结束语

　　我国正处于由知识产权数量大国向知识产权质量大国转变的战略转型时期，对于企业名称与商标冲突的问题，无论在司法实践中还是理论层面，我国都进行积极的探索和研究。上海知识产权律所仅以此文就企业名称整体突出使用以及企业名称域外登记的问题提出个人的见解和建议，以期抛砖引玉，提供研究和思考的视角。